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新专利法及其实施细则对发明和实用新型专利申请重复授权审查的影响
时间:2015年02月10日信息来源:本站原创点击:
    第三次修改的《中华人民共和国专利法》(“新专利法”)(1)已于2009年10月1日施行,而第二次修改的《中华人民共和国专利法实施细则》(“新细则”)(2)和修订后的《专利审查指南》(3)却于2010年2月1日实施。同时,国家知识产权局分别于2009年9月29日和2010年1月21日颁布了《施行修改后的专利法的过渡办法》(“《专利法过渡办法》”)(4)及《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》(“《细则过渡办法》”)(5)(统称“过渡办法”)。鉴于新专利法和新细则施行的时间不同,尽管有相应的过渡办法指引,但代理人和申请人仍然对不同时间提交的申请及专利的审查,特别是对于发明和实用新型申请重复授权的审查所适用的法律以及审查结果不确定。本文在对两个过渡办法进行解读,并对新专利法和新细则施行前后的专利申请及专利所适用的法律进行说明的基础上,通过案例分析,进一步阐明修改后的专利法及其实施细则对发明和实用新型专利申请重复授权审查的影响。

  一、解读《施行修改后的专利法的过渡办法》和《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》

  《专利法过渡办法》第二条(6)和《细则过渡办法》第二条(7)规定了新专利法和新细则的过渡原则。修改前的专利法( “旧专利法”) (8)的规定适用于申请日在2009年10月1日前(不含该日,下同)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权( “旧案”),新专利法中修改的内容适用于申请日在2009年10月1日后(含该日,下同)的专利申请及专利( “新案”),《专利法过渡办法》中另有规定的,根据具体规定进行法律适用;新专利法中未修改或修改不涉及实质内容改变的内容适用于所有专利申请及专利。修改前的专利法实施细则( “旧细则”) (9)的规定适用于申请日在2010年2月1日前(不含该日,下同)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权,新细则中修改的内容适用于申请日在2010年2月1日后(含该日,下同)的专利申请及专利,《细则过渡办法》中另有规定的,根据具体规定进行法律适用;新细则中未修改或修改不涉及实质内容改变的内容适用于所有专利申请及专利。

  上述两个过渡原则中“修改的内容”是指导致实质内容改变的修改,仅条款序号改变、文字措辞进行了调整、或内容从细则条款上升为法条款,但修改不涉及实质内容改变的,不属于“修改的内容”。

  为便于理解,现将不同申请日的专利申请及专利针对不同的情形应适用的法律归纳如下:(图略)

  二、关于发明与实用新型申请重复授权的审查

  1、审查标准的修改

  (1) 原审查标准

  旧细则第13条第1款规定:“同样的发明创造只能被授予一项专利。”

  根据修改前的《专利审查指南》(17)第二部分第三章6.2.2(18)规定,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,该实用新型专利权自申请日起予以放弃。

  (2) 新审查标准

  根据新专利法第9条第1款的规定,新专利法允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利,又申请发明专利,但必须同日提出,且授予发明专利权的条件之一是实用新型同日提交且先获得的实用新型专利权尚未终止。如果先获得的实用新型专利权已经终止,则该发明专利申请将不能被授权,因为已终止的同样的发明创造已经进入公有领域。上述条款规定了不能重复授权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权,是为了防止权利之间存在冲突。

  根据修改后的《专利审查指南》第二部分第三章6.2.2(19)规定,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,该实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

  为严格执行专利法关于“一发明一专利”的规定,国家知识产权局制定了《同日申请发明专利和实用新型专利的声明》表格(声明表格),规定:2009年10月1日以后(含该日),同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当按要求填写两份对应的声明表格,分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。当实用新型专利申请获得专利授权后,国家知识产权局将在专利公报中予以公告,并一并公告上述声明。国家知识产权局试图在程序上,从专利申请到授权, 进一步保证避免重复授权。

  如果上述发明专利申请为PCT国际申请时,提交的上述声明无效。

  2、前后审查标准的区别

  (1) 新审查标准规定,对于不同日的申请,依据新颖性的要求进行审查。

  (2) 除了新专利法第9条第1款所规定的情形外,新的审查标准中不允许申请人通过放弃已有专利权的方式避免重复授权。

  三、案例分析

  1、对于同样的发明创造,如果同一申请人在2009年10月1日之前或之后递交了一个实用新型专利申请,同日还提交了一个PCT国际申请,如果该PCT国际申请又于2009年10月1日之后进入中国国家阶段,前面的实用新型专利是否对后面的发明专利申请构成障碍?

  (1)如果两个专利申请都于2009年10月1日前递交,则适用旧专利法。申请人可以选择放弃之一,另一个授权。或者,在PCT国际申请进入中国时,申请人主动提出放弃实用新型专利声明。因此,前面的实用新型专利对后面的发明申请不构成障碍。

  (2)如果两个申请都于2009年10月1日后递交,则适用新专利法。

  a、如果实用新型专利申请已被授权,该PCT国际申请进入中国国家阶段后可能经修改后被授权、或因对于审查员要求修改的审查意见不答复而被视撤,或因申请人修改后的申请文件仍不符合要求而被驳回。也就是说,新专利法中不允许申请人通过放弃已有专利权的方式避免重复授权。因此,前面的实用新型专利可能对后面的发明申请构成障碍。

  b、如果实用新型申请尚未授权,审查员将分别通知申请人进行选择或修改。因此,前面的实用新型对后面的发明未构成障碍。

  2、对于同一申请人同样的发明创造,如果实用新型专利申请与PCT国际申请不是同日提交,也没有要求其相同的在先申请的优先权,结果又会如何?

  (1)如果PCT国际申请的申请日在先、实用新型专利申请的申请日在后,但未要求在先的PCT国际申请的优先权时:

  两个申请无论在2009年10月1日前提交还是在2009年10月1日后提交,该发明专利申请在申请日在后的实用新型专利申请已被授权的情况下,仍会被授权。但重复授权问题有待于后续程序解决,例如:可通过无效程序解决。

  (2)如果实用新型专利申请的申请日在先、PCT国际申请的申请日在后,但未要求在先的实用新型专利申请的优先权时:

  a、如果两个申请都于2009年10月1日前提交,则适用旧专利法。申请人可以选择放弃之一,另一个授权。

  b、如果两个申请都于2009年10月1日后提交,则适用新专利法。审查员将依据新颖性的要求进行审查。因此,实用新型专利申请被授予专利权,而PCT国际申请进入中国国家阶段后的发明申请被驳回。

  综上所述,对于申请日在2009年10月1日前后以及申请日在2010年2月1日前后的专利申请及专利,由于所适用的法律不同,对于发明与实用新型专利申请重复授权的审查结果也大相径庭。新的审查标准中不允许申请人通过放弃已有专利权的方式避免重复授权。因此,实施修改后的专利法及其实施细则对发明与实用新型专利申请重复授权的审查具有重大影响。