欢迎光临南京企业法律服务网!
设为主页|收藏本站|   致力于南京法律服务第一品牌
法律咨询服务
方法专利侵权诉讼的举证责任分配
时间:2015年02月10日信息来源:本站原创点击:
【作者】 刘红兵 卢山 【作者单位】 南京市中级人民法院

一、基本案情
  原告朱某、顾某、海门市某化工厂于2000年1月3日向国家知识产权局申请“2.5—双(1‘—氨基—2’—蒽基)—1.3.4—恶二唑还原红生产方法”的发明专利,2002年7月24日获得授权,专利号为ZLD0111410。2001年底,原告发现被告常熟市某染料化工厂公开销售还原红F3B,认为被告使用了其专利方法,遂诉至法院请求判令被告立即停止侵权行为,赔偿经济损失人民币20万元。原告在起诉的同时,申请法院对被告制造还原红F3B的方法采取证据保全措施。法院在审查了原告提出的初步证据后,决定对被告生产还原红F3B的车间进行现场勘验。由于被告车间停工检修,审判人员要求在场的被告负责人提交生产操作记录,该负责人表示保管人出差了,需要等保管人回来后才能取到。根据审判人员指示,被告在开庭前向法院提交了常熟市染料化工二厂生产还原红F3B的操作规程。另查明,1985年化学工业部染料工业科技情报中心站编制的《化工产品手册》记载,还原红F3B的生产厂有上海染料研究所(试制)、上海染化十厂和吉林染料厂。庭审中,被告辩称:还原红F3B不是新产品,其制造还原红F3B的方法是常熟市第二染料化工厂提供的,与原告的专利方法不同。
  本案开庭以后,双方当事人达成和解协议,但案件所折射的法律问题仍值得探讨。
  二、法律分析
  本案被告是否使用了原告的专利方法生产还原红F3B,是案件的关键事实。对于该事实的裁断,直接涉及如何分配举证责任的问题。虽然专利法规定对新产品制造方法实行举证责任倒置原则,但对其适用的条件、新产品的认定以及非新产品方法专利权的有效保护等问题,在司法实践中仍有争议。本文结合这起案例试对这些问题作进一步的探讨,供大家批评指正。
  (一)方法专利举证责任分配的特殊性
  根据《民事诉讼法》第64条第(一)项规定,当事人对自己提出的主张有责任提供证据。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。专利侵权诉讼属于民事侵权诉讼的一种,应当适用民事侵权诉讼的一般规则。根据谁主张谁举证的原则,提出侵权指控的专利权人或者利害关系人首先应当承担举证责任,提供证据证明以下事实:(1)是否拥有专利权以及专利权处于何种法律状态;(2)被控侵权人何时何地实施了何种行为;(3)被控侵权技术内容是否落入专利权的保护范围;(4)被控侵权人的实施行为出于生产经营的目的。
  方法专利是对加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法等作出的发明,因此方法的使用总是在产品的制造过程中进行的,而要求权利人进入生产现场进行调查,取得被控侵权人实施专利方法的证据几乎是不可能的。特别是一些产品的制造工艺往往涉及企业的商业机密,企业更是采取慎而又慎的保密措施,想方设法隐匿销毁自己侵权的证据。即使权利人可以从销售者那里获得可能是由专利方法直接获得的产品,找到了侵权人的下落,但也无法直接推断被告是使用专利方法制造的该产品,因为从理论上讲,实现同一结果的途径并非只有一条。如果一概要求权利人举证,对于专利权人是苛刻的,也不利于方法专利权的保护。因此,有必要合理分配方法专利权人的举证责任,既有利于维护专利权人的利益,减轻专利权人的举证负担,也要防止给公众合法地开展生产经营活动造成妨碍。
  专利法所保护的方法发明,可以是专利产品的制造方法,也可以是国外已有但国内未曾出现产品的制造方法,还可以是国内已知产品的制造方法。一般来讲,专利产品及其制造方法属于同一发明主题,可以在一项申请中同时提出。对于这样的方法专利,可以推断他人不使用专利方法是无法制造出专利产品的。如果他人制造了专利产品而否认采用了专利方法,由其举证证明自己所使用的方法是非常合理的。对于国内未曾出现的产品,即使其在国外是已知的,但由于该产品在国内没有公开出现过,其制造方法在国内也应当视为是未知的。如果有人在国内制造了相同产品而否认采用了专利方法,由其举证证明自己所使用的方法不是专利方法也比较合理。但是,如果一项产品是方法专利申请前国内的已知产品,则除了专利方法能够制造该产品外,一定还存在其他的制造方法。如果该方法与专利方法不同,自然也就不存在专利侵权问题,所以被告无需证明其制造方法与该专利方法不同;如果该方法与专利方法完全相同,那么这种已经存在的制造方法即使不能直接破坏方法专利的新颖性,但至少该制造方法的使用者按照专利法的规定也应当享有先用权。因此,无论是哪一种情况,被告都不会构成对该方法专利的侵权。仅仅因为某人发明了一种新的制造方法,就要求生产已知产品的人在发生纠纷时首先承担举证责任,就显得不够合理和公平。
  (二)我国在方法专利举证责任分配上的立法演进
  方法专利举证责任的立法规定在我国有一个逐步认识和发展的过程。我们认为,基本可以分为三个阶段:
  1.严格的举证责任倒置。1984年专利法第60条第2款规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。”1992年最高人民法院《关于适用(民事诉讼法)若干问题的意见》第74条规定:“在下列侵权诉讼中,对原告提出的侵权事实,被告否认的,由被告负举证责任:(1)因产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼;……”。显然,此时的规定并不区分新产品和已有产品,对制造方法专利实行严格的举证责任倒置,且被告需要对其产品制造方法承担完全的举证责任。
  2.区别的举证责任倒置。1991年底,TRIPS协议初步达成,其中第34条对方法专利的举证责任提供了两套方案供成员国选择。即至少在下列情况之一中,如无相反证据,则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品,均应视为使用该专利方法而获得:(a)如果使用该专利方法而获得的产品系新产品;(b)如果该相同产品极似使用该专利方法所制造,而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法。1992年我国专利法第一次修改时采纳了TRIPS协议给出的(a)方案。修改后的专利法第60条第2款规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项新产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。”与1984年专利法相比,增加了一个“新”字,表明只有新产品的制造方法才实行举证责任倒置,从而将已知产品制造方法的举证责任分配仍划入“谁主张谁举证”的范围之中。
  3.限度的举证责任倒置。1992年专利法对方法专利举证责任的修改在实践中仍有不完善之处。一是仅要求被告提供“其制造方法的证明”,有时不能清楚表明被告实施的方法与专利方法之间的异同,不利于法院和专利管理部门认定是否构成侵权。二是根据TRIPS协议第34条第3款的规定,在引用相反证据时,应顾及被告保护其制造秘密和商业秘密的合法利益。如果不加以限制,会在披露的过程中不可避免地泄露商业秘密。其实,被告只要证明其产品制造方法的个别工艺步骤、化合物的个别组分等,与方法专利的某一必要技术特征不同也不等同,即为完成了举证责任。要防止权利人利用举证责任倒置来迫使被告公开其正当的商业秘密和技术秘密。因此,应当将被告提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内,即以足以证明其产品制造方法与原告的专利方法不同为必要,而不是要求被告提供其产品的全部制造方法。有鉴于此,2001年专利法对此又作了修改,该法第57条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法不同于专利方法的证明;……”。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第1款第(一)项也规定:“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”
  由于“新产品”是决定方法专利举证责任倒置的重要条件,而TRIPS协议、专利法和实施细则以及司法解释均未对“新产品”作进一步规定,因此如何定义“新产品”以及“新产品”的举证由谁完成的问题在司法实践中颇有争议。关于“新产品”的认定,主导意见是以“出现”为标准,即所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾见过的,就可以认为是“新产品”。[1]最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》2003年7月的征求意见稿第117条设计了两种方案,除了上述“出现”标准,还有“制造”标准,即新产品是指在专利申请日之前未曾在国内制造出的产品。2003年10月提交全国专利审判工作会议的讨论稿,则完全采用了“出现”标准。讨论稿第63条第一款规定:“专利法第57条第二款所称新产品,是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。”笔者认为,将“新产品”解释为符合专利法规定的新颖性,则无疑把“新产品”等同于专利产品,这样规定方法专利举证责任倒置就失去了意义,也会给法院的司法审查增加过重的负担。“出现”标准相对于“制造”标准更客观、更公开,便于一方当事人举证和人民法院认定,因此也更为合理。
  《专利法》第57第2款虽然规定专利侵权案件涉及新产品方法的发明专利实行举证责任倒置,但并不是说原告不负任何举证责任。我们认为,原告除了证明自己的权利合法有效外,首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品,同时还要说明依据自己的专利所直接获得的产品是一项新产品。要证明被告生产的涉案产品与按照原告专利方法所直接生产出来的产品属于“同样产品”,原告需结合涉案产品的组份、结构或质量、功能、性能等对其是否属于“同样产品”予以充分的举证、说明和解释。然而,要求原告证明依照专利方法直接获得的产品在专利申请前国内市场上未曾出现过,则是相当困难的,对于消极的事实状态,原告也无法证明穷尽。而被告只需举出一个相反事例,就足以推翻原告的所有证明。因此,在“新产品”的举证责任问题上,既要坚持原告负担举证责任的原则,又要灵活运用事实推定和证明责任转移的规则解决遇到的难题。即原告对“新产品”的举证责任仅限于作出充分说明,使法官足以相信依照专利方法直接获得的产品在国内市场上未曾出现过即可。此时法官可作出原告“新产品”主张成立的初步判断和推定,并允许和要求被告提供相反证据反驳。被告能够证明原告产品并非新产品的,则被告产品制造方法的举证责任仍由原告负担。被告不能提供相反证据时,则推定事实成立,被告对其产品的制造方法不同于专利方法承担举证责任。
  本案原告为在诉讼中争取有利地位,始终主张依其专利方法直接获得的还原红F3B是新产品,并提供了科技行政部门对涉案技术成果所作的鉴定评价报告作为证明依据,被告对鉴定报告关于“还原红F3B是新产品”的描述不予认可,并提供了1985年化学工业部染料工业科技情报中心站编制的《化工产品手册》作为相反证据,该公开出版物记载还原红F3B的生产厂当时就有3家,从而直接破坏了原告证据的证明力,因此原告认为还原红F3B是新产品的主张,未能得到法院支持。按照举证责任分配一般原则,原告仍应对其主张的被告制造还原红F3B的方法落入其专利保护范围的事实承担举证责任。
  (三)非新产品方法专利权的有效保护
  如前所述,非新产品方法专利侵权诉讼适用“谁主张谁举证”的一般规则,同时被控制造方法的实施又由被告直接控制,使得非新产品方法专利权的保护在实践中步履维艰。有人建议,在专利法第三次修改时采纳TRIPS第34条(b)方案,赋予专利法官更大的自由裁量权,减轻方法专利权人的举证责任。即“未经专利所有人许可而制造的任何相同产品,如果该相同产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造,而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”,则适用举证责任倒置。[2]
  我们认为,在现行法律框架下,充分有效地运用证据调查制度,可以弥补非新产品方法专利权人举证能力的不足。在非新产品方法专利侵权诉讼中,法院对原告提出的调查被告制造方法的申请应当首先进行审查,分析原告是否有被告涉嫌侵权的初步证据,如证人证言、被告利用原告专利方法的可能性等,要杜绝仅凭原告没有根据的猜测采取调查措施的情况发生。调查证据的手段可以是现场勘验,并视情况要求被告现场演示,对勘验、演示情况进行记录、摄影、摄像,也可以要求被告提供反映其生产过程的原始记录。调查获取的证据在性质上仍属于原告证据,原告是否运用该证据由其自己决定。保护商业秘密不应当成为被控侵权人拒绝出示侵权证据的合法理由,被告以制造方法涉及商业秘密为由拒绝调查的,人民法院应当坚持上述态度并采取必要措施避免商业秘密不必要披露。如可以调取不涉及商业秘密且与专利方法对应的工艺步骤,限制接触被告商业秘密的人员,对参与庭审的当事人作出保密要求等。被告无正当理由拒绝或阻扰法院调查的,在原告现有证据能够形成优势的情况下,也可以推定被告使用了专利法方法。当然,如原告证据不能形成优势,则仍应由原告承担举证不能的后果。在涉及非新产品的方法专利侵权诉讼中,正确适用事实推定法则和证据调查制度,可以依法强化权利人的举证能力,避免使诉讼陷入僵局,在维护专利权人利益和社会公共利益之间实现平衡。
  本案原告虽然能够证明被告生产了还原红F3B,但在还原红F3B不是新产品的情况下,原告仍须承担证明被告实施了专利方法的举证责任。鉴于原告职工曾跳槽到被告单位工作等事实,法院采纳了原告证据调查的申请,被告虽然没有按照法院要求提供生产记录,但其提供的常熟市染料化工二厂生产还原红F3B的操作规程记载的工艺步骤与原告的专利方法相同,差别主要是温度、浓度、酸度、加料的时间等。由于被告对其不能提供原始生产操作记录无法作出合理的解释,被告的管理人员在接受法院调查时又承认其持有生产还原红F3B的生产操作记录,被告无正当理由拒绝提交生产操作记录的行为构成了举证妨碍。
  根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第75条规定:“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”据此,推定被告使用了原告的专利方法。当然,妨碍举证的推定是一种可以反驳的法律推定。[3]法官在运用该推定规则时应组织原被告就推定依据的基础事实及其与待证事实之间的联系进行质证,并向持有证据的被告进行释明。如果被告提交的证据足以证明其实际使用的生产方法与原告的专利方法不同,该推定就不能成立。